Wie het eerst een merk registreert, heeft de oudste rechten, en kan daarmee nieuwkomers blokkeren. Een correctie op dit mechanisme vormt het juridische begrip “registratie te kwader trouw”. Een dergelijke registratie zal zonder al te veel moeite de doorhaling van deze registratie bij de rechter kunnen worden verzocht.
Wanneer te kwader trouw
Wanneer echter sprake is van “kwade trouw registreren” is minder eenvoudig vast te stellen. Door de harmonisatie van het merkenrecht in Europees verband is de rechtspraak van het Hof van Justitie ook op dit punt van beslissend belang. In een Zwitsers/Oostenrijks geschil over de toelaatbaarheid van een registratie van chocoladehaasjes heeft het hof zich over de betekenis van “registratie te kwader trouw” gebogen (HvJEU 11 juni 2009, C-529/07, Lindt / Hauswirth). Daarvan is – kort gezegd – sprake als registrant Lindt weet van het oudere gebruik door Hauswirth.
Het hof overwoog “(…) dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager (…) rekening moet houden met alle relevante factoren (…) en met name met:
– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde (…) een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;
– het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
– de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.”
Recent zijn er twee uitspraken gewezen: Medec/Medicare (rechtbank Haarlem 15 februari 2012) en LUFO/Ons Belang Highway B.V. en Optimistic Thinking cs. (rechtbank Amsterdam 7 maart 2012) waarin ook de vraag aan bod kwam of sprake was van een depot te kwade trouw. Daaruit lijkt te volgen dat het element weten of behoren te weten doorslaggevend is, zeker als het gaat om het “inpikken” van merken die nog maar kort geleden zijn vervallen.
Medec
Medec Benelux is ontwikkelaar en fabrikant van anesthesieapparatuur en aanverwante producten. Zij heeft uit het faillissement van Medec Holland 1994 de rechten overgenomen van het gebruik van de handelsnaam Medec (sinds 1975 gevoerd) en een tweetal in 1975 ingeschreven beeldmerken MEDEC.
Door niet tijdige verlenging zijn de merkrechten echter in 2005 komen te vervallen.
Medicaire is in 1996 opgericht door een voormalig werknemer van Medec Holland en houdt zich ook bezig met ontwikkeling en fabricage van anesthesie apparatuur.
Op 7 mei 2002 registreert Medicaire de domeinnaam www.medec.nl en op 21 mei 2010 het beeldmerk MEDEC.
Met een beroep op depot te kwader trouw komt Medec Benelux in het geweer tegen Medicaire. Medicaire wist of behoorde, aldus Medec, te weten dat Medec Benelux drie jaren voorafgaand aan de registratie normaal gebruik heeft gemaakt van een overeenstemmend teken voor dezelfde waren en diensten. Medicaire betwist echter dat zij deze wetenschap heeft, zodat geen sprake is van depot te kwade trouw.
De rechtbank maakt met dit verweer echter korte metten en stelt dat wetenschap voldoende aannemelijk is gezien het feit dat Medec de afgelopen jaren, onder meer, haar teken gebruikt op haar apparatuur en accessoires als ook in al haar uitingen tijdens door haar in 2007 bezochte beurs European Society of Anesthesiology. Dat Medicaire, aldus eigen zegge, dergelijke beurzen niet bezoekt doet niet af aan het normale gebruik van het merk/teken MEDEC door Medec.
Lufo
Lufo houdt zich sinds begin jaren tachtig bezig met de productie en levering van Surinaamse etenswaren, onder andere canabeef (zout vlees) en Pomtajer (soort knol product). Zij doet dit met gebruikmaking van haar handelsnaam LUFO, samengesteld uit de naam van de echtgenote van een van de oprichters (LUcia FOng).
Omdat Lufo in 1998 haar merk voor Pomtajar vergeet te verlengen, komt dit te vervallen. Zij beschikt nog wel over haar registratie voor canabeef, d.d. 1 april 1996 en registreert op 9 maart 2011 het woordmerk LUFO.
Optimistic Thinking importeert en distribueert maaltijdcomponenten met een Surinaams karakter in Nederland. Zij heeft in 2009 en 2010 onderstaande merkregistraties verricht en op grond van deze merkrechten bezwaar gemaakt tegen de registratie van het woordmerk LUFO in 2011 door Lufo.
In reactie op de ingestelde oppositie vraagt Lufo de rechtbank voor recht te verklaren dat Optimistic Thinking haar merkregistraties te kwader trouw zijn verricht. Optimistic Thinking wist of behoorde te weten van het oudere (voor)gebruik en registraties van de naam LUFO als merk door Lufo voor Surinaams eten. Het merk LUFO is ook een bekend merk bij het relevante publiek, zijnde de groep liefhebbers van Surinaams eten. Daarnaast wist Optimistic Thinking van het bestaan van de naam en merken LUFO via Ons Belang Highway met wie zij nauwe banden onderhoudt en die al sinds jaar en dag afnemer is van Lufo.
Te kwader trouw
De rechtbank deelt deze mening en concludeert dat de registraties te kwader trouw zijn verricht.
De argumenten van Optimistic Thinking dat geen sprake is van kwade trouw omdat zij niet wist van het bestaan van de oudere rechten cq het voorgebruik van Lufo, dat een eventuele wetenschap bij Ons Belang Highway ter zake dit bestaan / voorgebruik niet aan haar kan worden toegerekend en dat zij de naam LUFO zelf bij toeval heeft bedacht als afkorting van `Lekker Uit Frisse Onderneming`, werden als ongeloofwaardig door de rechtbank terzijde geschoven.
Conclusie
Opvallend is dat uit de uitspraken niet blijkt of is onderzocht of de registrant wel het oogmerk had om de voorgebruiker de voet dwars te zetten. Verdedigbaar is echter dat dit oogmerk bij het “inpikken” van kortgeleden nog gebruikte merken duidelijk is. Bovenstaande uitspraken zijn uiteindelijk een goed voorbeeld van het spreekwoord: eerlijkheid duurt het langst.
Hoewel het natuurlijk altijd zo kan zijn dat ondernemers eenzelfde naam gebruiken cq registreren zonder dat zij bekend waren met het bestaan van de naam/het merk van de ander, zal in dergelijke gevallen de kwade trouw niet snel opzij worden gezet. Dat dit zo is, stimuleert ondernemers alleen maar om creatief te zijn en te blijven waar het gaat om het zélf bedenken van een goede merknaam voor een product of dienst, en dat is alleen maar toe te juichen.
